Urteil des BGH (Az.: I ZR 181/09): Bei markenrechtlichen Abmahnungen sind Patentanwaltskosten nur dann erstattungsfähig, wenn die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war.
Der BGH hat am 24.02.2011 durch Urteil entschieden, dass im Rahmen markenrechtlicher Abmahnverfahren nunmehr entgegen der gängigen Praxis Patentanwaltskosten nur noch dann erstattungsfähig sein sollen, wenn der Patentanwalt auch tatsächlich an der Abmahnung mitgewirkt hat und dies vor allem auch erforderlich gewesen ist. Die in § 140 Abs.3 MarkenG geregelte Grundlage der Erstattungspflicht gegenüber dem Patentanwalt wird durch das Urteil deutlich eingeschränkt.
In vorliegendem Fall hatte die Klägerin gegenüber dem Beklagten wegen einer Markenrechtsverletzung eine markenrechtliche Abmahnung ausgesprochen und mit dem Abmahnschreiben die Erstattung der Kosten sowohl der Rechtsanwältin als auch des beauftragten Patentanwaltes gefordert. Sowohl das in erster Instanz angerufene Landgericht als auch das Berufungsgericht haben den Anspruch der Klägerin auf Erstattung der Kosten des Patentanwaltes zurückgewiesen. Ebenso wie die Vorinstanzen lehnte der BGH als Revisionsgericht die Erstattungspflicht ab. Grundsätzlich wies der BGH in diesem Rahmen zunächst darauf hin, dass die Regelung des § 140 Abs.3 MarkenG nur für Kosten gilt, die durch die Mitwirkung eines Patentanwaltes in einem Rechtsstreit entstanden sind und nicht für Kosten, die - wie Abmahnkosten - außerhalb eines Rechtsstreits angefallen sind.
Der BGH stellte jedoch auch klar, dass die Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten im Rahmen einer markenrechtlichen Abmahnung nicht per se ausgeschlossen ist, dies jedoch voraussetzt, dass die Mitwirkung eines Patentanwaltes erforderlich war. Dabei ist es Sache des Anspruchstellers nachzuweisen und darzulegen, dass eine derartige Erforderlichkeit vorlag. Diese Voraussetzung ist regelmäßig nur dann erfüllt, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen hat, die zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören, z.B. Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage.
Mit dieser Entscheidung hat der BGH eine längst überfällige Klarstellung bezüglich der grundsätzlichen Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten getroffen. Die gerichtliche Umsetzung bleibt abzuwarten, es ist jedoch damit zu rechnen, dass in Zukunft bei einfach gelagerten Sachverhalten keine Patentanwaltskosten mehr geltend gemacht werden, während bei komplexeren Sachverhalten seitens der Gerichte weiter zu entscheiden sein wird, dass die Hinzuziehung eines Patentanwaltes erforderlich war, und somit auch, dass die damit verbundenen Kosten mit beansprucht werden dürfen.
